关于外观设计重复授权问题的思考

2006-01-23 19:52:48 作者:陈美章 余长江热度:

  专利权具有独占性,为防止同样的发明创造被多人同时拥有专利权而发生冲突,同时避免由此而对公众的误导和对经济秩序的影响,各国专利法均将禁止重复授权作为其专利制度的一项基本原则。

  我国有关专利重复授权问题的规定见于专利法第九条“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人”;因为该条规定未涉及同一申请人同日或先后就同样的发明创造申请专利的情况,所以专利法实施细则第十三条第一款又作了补充规定“同样的发明创造只能被授予一项专利”。

  对于外观设计,现行的审查指南扩大了同样的发明创造所包含的内容,“同样”的外观设计不仅包含“相同的”外观设计,还延伸到“相近似”的外观设计,审查指南第一部分第三章451即明文规定“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”。

  笔者认为将“同样的”外观设计扩展到“相近似的”外观设计偏离了有关外观设计禁止重复授权原则的本意,也造成审查标准不一、不便审查的实践难题。

  一、禁止重复授权原则所涉及的同样的发明创造本就指相同的发明创造

  同样一词,无论其中文,还是其英文(identical)均指相同、同一(the same)的意思,在专利法中,这种含义也不应当发生变化。

  我们可以从下述三方面得出这种结论:

  一)审查指南第二部分第三章61判断原则中明确指出:专利法实施细则第十三条第一款所述的“同样的发明创造”是指两份申请要求保护的发明创造相同。该规定是对何谓“同样的发明创造”最直接、最明确的解释。

  二)涉及发明和实用新型时,“同样的”均意为“相同的”

  对于发明和实用新型,审查指南的定义是“指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同,预期效果相同的发明或者实用新型”。

  审查指南接着规定“判断新颖性时,应当以此作为判断相同的发明或实用新型的基准”。

  在此,审查指南显然将“同样的”发明或实用新型理解为“相同的”发明或实用新型。

  在专利申请审查过程中涉及抵触申请时,仅对新颖性(对应于“相同”)而不涉及创造性(对应于“相近似”)判断也遵循了上述理解。

  对于同一申请人同日或先后申请发明或实用新型专利的情况下,尚涉及不到抵触问题,“同样的”实质上为“相同的”的同义词。

  三)在涉及同一申请人时,“同样的”外观设计就是指“相同的”外观设计

  审查指南第一部分第三章4522“同一申请人就相同的外观设计先、后分别提出申请,并且这两份申请符合授予专利权的其他条件而均未授权的,向在后申请发出审查意见通知书,通知该在后申请不符合专利法实施细则第十三条第一款的规定,除非申请人表示主动撤回其在先申请”。显然,该规定在同一申请人的情况下已将“相近似的”外观设计排除在“同样的”外观设计之外,同时也意味着同一申请人可以就两项以上的相近似的外观设计同时拥有专利权。

  由上可以看出,“同样的”发明创造只在涉及到不同申请人时才被审查指南扩大解释到“相近似的”,而在其他情况下均指“相同的”的意思,并且该解释直接与审查指南第二部分第三章61的理解相冲突。

  二、对外观设计重复授权问题的扩大解释并不产生实际意

  将相近似的外观设计涵盖入同样的外观设计无非想避免以下两种情况:

  一)不同申请人分别就同日申请的两项以上相近似的外观设计拥有专利权;

  二)不同申请人分别就先后申请、但在后申请日在在先申请授权公告日之前的两项以上相近似的外观设计拥有专利权。

  但这种情况已在发明或实用新型中产生,不同申请人可以分别就同日或先后申请的彼此不损害新颖性、但可能损害创造性的发明或实用新型拥有专利权。在此情形下,没有道理硬将外观设计的情况排除出去。

责任编辑:DVBCN编辑部