1.引言
本章所说的实质审查,是指中国发明专利申请的实质审查。对于进入中国国家阶段的国际申请的实质审查,在本指南第三部分第二章“进入国家阶段的国际申请的实质审查”中有规定的,适用该规定;无规定的,适用本章的规定。
根据专利法第三十五条的规定,专利局对发明专利申请进行实质审查。
对发明专利申请进行实质审查的目的在于确定发明专利申请是否应当授予专利权,特别是确定其是否符合专利法有关“新颖性、创造性和实用性”的规定。
根据专利法第三十五条第一款的规定,实质审查程序通常由申请人提出请求后启动。根据该条第二款的规定,实质审查程序也可以由专利局启动。
根据专利法第三十九条的规定,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,专利局应当作出授予发明专利权的决定。
根据专利法第三十八条的规定,在实质审查中,发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,专利局认为仍然不符合专利法规定,即仍然存在属于专利法实施细则第五十三条规定的情形的,应当予以驳回。
根据专利法第三十二条的规定,申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。专利法第三十六条第二款、第三十七条以及专利法实施细则第四十二条第二款还规定了在实质审查程序中专利申请被视为撤回的情形。
本章内容主要涉及实质审查程序及其基本原则,申请文件的核查与实质审查的准备,实质审查(包括第一次审查意见通知书的组成和要求、继续审查等),答复和修改,驳回决定和授予专利权的通知,实质审查程序的终止、中止和恢复,以及前置审查和复审后的继续审查等。
2.实质审查程序及其基本原则
2.1 实质审查程序概要
实质审查程序从实质审查部门接收文档流程管理部门送达的申请案卷开始,到发出授予发明专利权的通知、发出专利申请被视为撤回的通知、作出驳回申请的决定且该决定生效或者申请人撤回申请为止。
在发明专利申请的实质审查中可能发生的行为如下:
法37
(1) 对发明专利申请进行实质审查后,审查员认为该申请不符合专利法及其实施细则的有关规定的,应当通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见或者对其申请进行修改;审查员发出审查意见通知书(包括分案通知书)和申请人答复可能反复多次,直到申请被授予专利权、被驳回、被撤回或者被视为撤回;
法39
(2) 对经实质审查没有发现驳回理由、或者经申请人陈述意见或修改后消除了原有缺陷的发明专利申请,审查员应当发出授予发明专利权的通知;
法38
(3) 发明专利申请经申请人陈述意见或者修改后,仍然存在通知书中指出过的属于专利法实施细则第五十三条所列的缺陷的,审查员应当予以驳回;
法37及36.2 细则42.2
(4) 申请人无正当理由对审查意见通知书、分案通知书
或者提交资料通知书逾期不答复的,专利局应当发出申请被视为撤回通知书。
此外,根据需要,审查员还可以按照本指南的规定在实质审查程序中采用会晤、电话讨论和现场调查等辅助手段。
2.2 实质审查程序中的基本原则
(1)请求原则
除专利法及其实施细则另有规定外,实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。审查员只能根据申请人依法正式呈请审查(包括提出申请时、依法提出修改时或者答复审查意见通知书时)的申请文件进行审查。
(2)听证原则
在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会,即审查员作出驳回决定时,决定中涉及的驳回理由和所依据的证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。